Comment gérer les demandes de marques de commerce canadiennes pour composer avec les nouvelles restrictions sur la prolongation des délais imposées par l’OPIC

3 mars 2020

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada limite désormais les prolongations de délais dont peuvent se prévaloir les requérants pour donner suite aux mesures administratives, ce qui constitue une importante modification de la pratique canadienne dans le domaine des marques de commerce. Ce billet donne des astuces pratiques afin de composer avec cette nouvelle réalité.

Introduction

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») a indiqué qu’il n’accorderait plus de prolongations des délais pour répondre aux mesures administratives portant sur les demandes de marques de commerce en instance. Les mesures administratives continuent d’être assorties d’un délai de réponse de six mois et il faut désormais tout mettre en œuvre pour répondre dans le délai prescrit. Aucune demande de prolongation de délai ne sera examinée en l’absence de circonstances exceptionnelles. Dans son énoncé de pratique daté du 17 janvier 2020, l’OPIC ne définit pas exhaustivement la notion de « circonstances exceptionnelles », mais fournit neuf exemples de circonstances qui justifient la prolongation d’un délai :

  1. Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce;
  2. Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée (par ex. une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue);
  3. Une requête en inscription du transfert d’une demande ou d’un enregistrement est en instance à l’OPIC ; cette requête, si elle est inscrite, permettra de réfuter une objection fondée sur la confusion soulevée contre la demande du requérant ;
  4. Une opposition a été produite (par le requérant ou un tiers) contre une demande de marque de commerce en instance créant de la confusion;
  5. Les procédures d’annulation prévues à l’article 45 (non-usage) ont été lancées (par le requérant ou un tiers) contre la marque de commerce déposée;
  6. Le requérant négocie activement avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement;
  7. Une demande portant sur la division de la demande prévue au Protocole de Madrid est en instance, pour le Canada;
  8. Une objection de fond a été soulevée en vertu des alinéas 37(1)b), c), ou d) de la Loi (principalement, l’objection fondée sur la confusion, le caractère descriptif ou l’absence de caractère distinctif inhérent de la demande d’enregistrement de la marque);
  9. Le requérant rassemble actuellement la preuve exigée afin de démontrer que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande.

Conseils pour gérer les demandes en instance

Cette évolution de la pratique canadienne sur les marques de commerce est considérable. Voici quelques conseils sur la gestion d’une demande de marque de commerce au Canada élaborés en fonction de l’approche plus restrictive en matière de prolongation des délais adoptée par l’OPIC :

  • L’échéance accordée pour répondre à une objection sur les « formalités » dont fait état la mesure administrative doit être considérée comme ferme et définitive. Ces « formalités » comprennent les demandes de réviser l'état des produits ou services établi conformément aux termes ordinaires du commerce ou les objections à la classification de Nice proposée par le requérant.
  • Rappelez-vous que l’OPIC a décidé de « tout faire du premier coup » en ce qui concerne les demandes de prolongation fondées sur une objection de fond ou sur une preuve du caractère distinctif en cours. Aussi, une fois que la demande est présentée, il n’est plus possible d’obtenir une prolongation supplémentaire pour les mêmes motifs. Toutefois, si les circonstances qui justifient la prolongation évoluent, l’énoncé de pratique n’empêchera pas le requérant d’obtenir plus d’une prolongation d’échéance afin de donner suite à une unique mesure administrative. Par exemple, s’il fonde sa demande de prolongation sur l’objection de fond soulevée, le requérant peut obtenir une deuxième prolongation au motif qu’il a décidé de rassembler sa preuve du caractère distinctif.
  • Rappelez-vous que la nouvelle pratique de l’OPIC sur la prolongation des délais s’applique seulement aux mesures administratives prises à compter du 17 janvier 2020. Une prolongation de délai peut toujours s’appliquer aux mesures administratives prises avant cette date sans preuve de « circonstances exceptionnelles ». Toutefois, toute demande ultérieure de prolongation des délais applicable à la même mesure administrative (ou à une mesure ultérieure) sera régie par le nouvel énoncé de pratique.
  • Rappelez-vous que les exemples de circonstances qui justifient une prolongation décrite dans l’énoncé de pratique ne sont pas exhaustifs. Par conséquent, le requérant devrait se demander si d’autres raisons pourraient justifier une prolongation. Par exemple, le Canada est réputé pour ses obligations de description des biens et services parmi les plus strictes du monde. Si une demande contient une très longue liste de biens et services, une objection pourrait être soulevée contre quasiment tous les biens et services du requérant. En pareil cas, si le requérant peut démontrer qu’il a répondu activement aux nombreuses objections dans le premier délai, il pourra sans doute obtenir une prolongation de six mois.
  • Veuillez noter qu’au cas où sa demande de prolongation est rejetée, le requérant sera considéré en défaut aux termes de l’article 36 de la Loi, mais un dernier délai de deux mois lui sera accordé pour produire une réponse rectifiant le défaut.

Conclusion

L’évolution des pratiques de l’OPIC pourrait avoir des avantages pour certains titulaires de marques de commerce. Avant le 17 janvier 2020, le requérant disposait généralement de toute l’année suivant la date de la mesure administrative pour produire une réponse, sans avoir à fournir de justifications précises. Aussi, il était possible de demander des prolongations de six mois supplémentaires après la fin de cette année complète lorsque l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation pouvait être démontrée.

En outre, ces prolongations automatiques s’appliquaient de la première à la dernière des mesures administratives prises au cours du traitement de la demande. Dans certains cas, vu la relative facilité avec laquelle les prolongations étaient obtenues, une demande de marque de commerce pouvait demeurer « en instance » pendant plusieurs années, sans réelle conséquence pour le requérant, mais causer un véritable préjudice aux tierces parties intéressées, dont les demandes en instance étaient bloquées par les autres demandes déposées avant les leurs ou par les personnes qui avaient un intérêt à utiliser une marque similaire.

Même si l’énoncé de pratique de l’OPIC ne prévoit rien qui accélère l’examen initial d’une demande, dont le traitement peut prendre 18 à 20 mois à compter de son dépôt, il favorisera l’examen plus rapide de la demande une fois la procédure enclenchée.

MISE EN GARDE : Cette publication a pour but de donner des renseignements généraux sur des questions et des nouveautés d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels. Veuillez lire notre mise en garde dans son intégralité au www.stikeman.com/avis-juridique.

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